不含「means」的用語怎麼被推進 §112(f) 判死?

本文的觀察是：這則判決真正值得留意的，不是勝敗，而是 CAFC 對「§112(f) 適用與否應該怎麼分析」所提出的方法要求。對持有或評估軟體專利資產的人，這套方法要求可以直接轉成一份盡職調查的檢核清單。

接手一件在地院階段因不明確而被認定無效的專利，上訴人的第一個功課，不是急著檢視說明書揭露是否充分，而是回到門檻問題：系爭用語是否真的應適用 §112(f)？

為什麼門檻問題效益最大：§112(f) 的兩步結構

對不含「means」字樣的功能性用語，挑戰方的無效主張通常分兩步。第一步，主張該用語應適用 35 U.S.C. §112(f)（pre-AIA §112 ¶6）的 means-plus-function 解釋：以手段（means）表述功能而未記載支持結構的請求項元件，「應解釋為涵蓋說明書所記載之對應結構、材料或動作及其均等物」。第二步，主張說明書欠缺「對應結構」。一旦用語落入 §112(f) 而說明書欠缺對應結構，該請求項即因不明確而依 §112(b) 無效（Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339, 1351–52 (Fed. Cir. 2015)；該案 claims 8–16 即據此被認定無效，792 F.3d at 1354）。

效益之所以集中在第一步，是因為第一步決定解釋框架：用語落入 §112(f)，保護範圍即限縮於說明書揭露的結構及其均等物；未落入，該用語僅是依通常文義解釋的功能性限制。附帶說明，兩步在法律上各自獨立，但 CAFC 也指出這兩個問題「本質上相關」（Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 1296 (Fed. Cir. 2014)）——所請功能如何界定，直接影響「結構是否足夠」如何回答。第一步失利不代表必然無效，第一步守住也不代表高枕無憂；順位的意義在資源配置，不在保證結果。

2026 年 7 月 2 日，CAFC 在 TrackTime, LLC v. Amazon.com Services LLC（案號 2024-1102）廢棄德拉瓦地院對美國專利第 8,862,978 號（'978 專利）的不明確性認定，發回重為認定。判決列為 precedential，Taranto 法官主筆，Prost 法官與指定參審的紐約東區地院法官 Rachel P. Kovner 組成合議庭。

【推定先站在專利權人這邊，翻掉它是挑戰方的舉證責任】

系爭的是 '978 專利的兩個限制：claim 1 的「executable program code configured to facilitate annotation of a portion of said synchronization index responsive to user input received by the mobile computing device」，與 claim 2 的「executable program code configured to synchronously play said associated multimedia with said synchronization index other than as part of a web page」（主張項為 claims 1–10）。兩個都沒有「means」字樣。

未使用「means」，用語就先享有「不適用 §112(f)」的可反駁推定；Williamson 並明文廢除了先前判例給這個推定的「強」定性與加重舉證要求（Williamson, 792 F.3d at 1348–49，No. 2013-1130，該部分為 en banc）。挑戰方想翻掉推定，得證明這個用語對所屬技術領域中具通常知識者（POSITA）而言，未能記載「足夠明確的結構」，或只記載功能、未記載足以執行該功能的結構。

Dyfan 在這裡補上關鍵一刀（Dyfan, LLC v. Target Corp., 28 F.4th 1360 (Fed. Cir. 2022)，案號 2021-1725，2022 年 3 月 24 日判決）。means-plus-function 分析走兩步：先問限制是否以 means-plus-function 格式撰寫，答「是」才進第二步找對應結構。而第一步怎麼問，Dyfan 定了規矩：不准抽象地問「這個詞聽起來像不像結構」。用語無須指涉單一特定結構，指涉一類結構（a class of structures）就夠；法院還可以越過「code」「application」的字面，把描述其運作的功能性語言一起讀進來，整體判斷。

Dyfan 案裡，Target 自家專家未被反駁的證言證明：「application」是本領域術語，指為使用者提供服務的電腦程式；「code」是一組軟體指令；所請功能用現成（off-the-shelf）軟體就能實作。CAFC 據此認定這些用語對 POSITA 傳達足夠明確的結構，進不了 §112(f)（Dyfan, slip op. at 7, 10–15）。舉證這一頭同樣有定數：基礎事實問題，由主張適用 §112(f) 的一方以優勢證據證明。這條標準出自 Apex Inc. v. Raritan Computer Inc., 325 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2003) 一線。Dyfan 沿用了它（28 F.4th at 1367）；Williamson 本身並未就此立 holding。

說白了，功能寫法照樣能傳達結構。很多在工程師眼中指涉明確的用語，是到了法官眼中才變成 nonce word。德拉瓦聯邦地院（案號 1:18-cv-01518-MN）2021 年 7 月的 claim construction 裁定（2021 WL 2823163）正是在這一步把工程語感讓位給了字面直覺：先承認 claim 無「means」字樣、推定不適用 §112(f)；再推翻推定、認定主張項不明確，理由有三——「executable program code」一詞本身 generic；說明書雖提及先前技術程式，卻未載明該等軟體含有所請 code；欠缺解釋該 code 如何完成所請功能的演算法揭露。CAFC 指摘的正是這裡：地院停在文字本身，沒去查證該用語在領域內的使用慣行（extra-patent usage）。

【地院缺的不是一個答案，而是四項分析：CAFC逐一點名】

德拉瓦聯邦地院（案號 1:18-cv-01518-MN，Noreika 法官）2021 年 7 月的 claim construction 裁定（2021 WL 2823163）推翻推定的理由有三：「executable program code」一詞本身屬 generic；說明書雖提及先前技術程式，卻未載明該等軟體含有所請 code；欠缺解釋該 code 如何完成所請功能的演算法揭露。

有一點多數快訊不會交代：CAFC 並未認定這三點有誤。判決明白寫道「It is true」——「executable program」的字典定義確實看不出特定結構，「logic」單獨觀察也同樣 generic（slip op. at 18）。地院被廢棄的原因，不在講錯了什麼，而在分析停得太早。CAFC 點名的缺口有四項：

第一，限制語未讀全：Dyfan 之後，第一步應審查的不是「executable program code」一詞孤立的意義，而是整句限制——「configured to」之後的註記、同步播放等操作描述，對 POSITA 是否已傳達結構（slip op. at 18–19）。

第二，所請功能未精確界定：CAFC 自行將功能界定為：註記與同步播放，且（1）須在行動裝置上執行、（2）須與 claim 其他功能由同一套軟體整合實作——此二者正是說明書自陳的發明特點（slip op. at 20–21）。功能界定的精確度，直接決定「結構是否足夠」的答案。

第三，有專家證據，卻未作成事實認定：兩造均提出專家聲明，地院僅順帶提及，未據以認定事實（slip op. at 19）。

第四，未調查領域內使用慣行。地院在內部證據的層次即作成結論，未進行「該用語在領域內使用慣行（extra-patent usage）」的調查——而此一調查對判斷「用語是否指涉一類結構」可能屬關鍵（slip op. at 19）。

需要注意的是，CAFC 並未認為內部證據不能單獨支撐 §112(f) 的結論。判決明示，發回後地院若認為無須動用外部證據，仍可以單憑內部紀錄認定適用 §112(f)——條件是說明內部紀錄何以已足夠清楚（slip op. at 22–23，引 Diebold Nixdorf, 899 F.3d 1291, 1299–300 (Fed. Cir. 2018)）。換言之，僅依內部證據分析並非當然違誤；未說明理由的字面分析，才是本件被廢棄的原因。

【什麼證據足以建立「結構意涵」？判決給出了兩點判準】

對本件判決最應追問的問題是：憑什麼說「executable program code」對 POSITA 是結構用語，而不只是功能的包裝？判決就此給出的判準，比多數轉述來得細緻，值得完整攤開。

第一點，領域內的命名慣行：關鍵問題是「該用語是否為通常用語、或本領域技術人員用以指稱結構的名稱」（MTD Products, 933 F.3d at 1341）；證據形態包括出版物與已公告專利中的用法（Rembrandt, 641 F.3d at 1341：「fractional rate encoding means」因 self-descriptive 且見於文獻而不適用 §112(f)）。名稱源自功能並不妨礙其為結構用語——「screwdriver」「detent mechanism」皆為以功能命名的結構詞（Greenberg, 91 F.3d at 1583）；指涉一類結構即為已足，無須對應單一明確構造。

第二點，claim 語境中的操作描述：縱使該詞孤立觀察不具結構意涵，claim 對 inputs、outputs、連接關係與「如何達成」的描述，仍可為其建立結構意涵——「operation 不只是功能；是功能在發明脈絡下如何被達成」（Apple, 757 F.3d at 1299）。實例對照兩端即明：「heuristic」因 claim 與說明書揭露其運作而不適用 §112(f)（Apple）；「code」加上偵測、接收、顯示的操作描述亦同（Dyfan, 28 F.4th at 1367–68）；反之，「device」僅羅列功能、說明書對元件互動隻字未提（Robert Bosch, 769 F.3d at 1099–100），「logic」雖泛指 software/firmware 之「某種結構」卻未對應所請功能（Egenera, 972 F.3d at 1374），「module」的 inputs/outputs 僅有極高層次的描述（Williamson, 792 F.3d at 1351）——均落入 §112(f)。

以此判準回看本案，比較誠實的評估是：TrackTime 尚未建立結構意涵，它取得的是重為攻防的機會。後續攻防可能主要聚焦在三件事：其一，TrackTime 並未主張「executable program code」一詞本身具結構意涵；其主張是整句限制讀下來，指涉「執行該等操作的已知 code」（slip op. at 19–20）。其二，CAFC 對此主張的評語是「may well be wrong」——可能終究站不住，只是地院在認定適用 §112(f) 之前，必須先說明證據何以能排除此一理解（slip op. at 20）。其三，CAFC 認為現有兩造專家證據均未直接回答正確的問題：Amazon 專家僅評論孤立用語，TrackTime 專家舉出註記 code 的實例、卻未說明該等實例屬行動裝置軟體（slip op. at 22）。工程領域的理解與法院的字面解讀何者為是，本案現有紀錄尚無法回答。